Son muchas las empresas que, al descubrir que existe en el mercado una marca registrada similar o idéntica a la suya, no saben que disponen de medidas legales para combatirla. Una de las más relevantes es la solicitud de nulidad de marca, un procedimiento administrativo que permite impugnar un registro ante la Oficina Española de Patentes y Marcas cuando este vulnera derechos anteriores o ha sido obtenido de manera contraria a la ley.
¿En qué consiste la nulidad de una marca?
El registro de una marca puede declararse nulo cuando concurren determinadas causas previstas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Estas causas se clasifican en dos grandes grupos:
- Causas absolutas, entre ellas, el haber actuado de mala fe en el momento de solicitar el registro. Cualquier persona física o jurídica que se considere perjudicada puede iniciar el procedimiento.
- Causas relativas, basadas en la existencia de derechos anteriores, como una marca registrada previa o un nombre comercial con uso acreditado en el territorio nacional. En este caso, solo puede solicitar la nulidad el titular de esos derechos anteriores.
Pasos para solicitar la nulidad de una marca
El procedimiento de nulidad se tramita ante la OEPM y, de manera simplificada, sigue los que se exponen a continuación:
- Presentación de la solicitud: El titular del derecho anterior o la persona legitimada presenta ante la OEPM la solicitud de nulidad, indicando los motivos en los que se basa e identificando la marca que se quiere impugnar.
- Traslado al titular de la marca impugnada: Una vez admitida la solicitud, la OEPM la traslada al titular de la marca cuestionada y lo publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial o BOPI. Desde ese momento, el titular dispone de dos meses para presentar las alegaciones que considere oportunas en defensa de su registro.
- Fase contradictoria: Ambas partes pueden presentar pruebas y alegaciones. Es en este momento donde cobra especial importancia la prueba de uso: si el titular de la marca impugnada lo solicita, el solicitante de la nulidad estará obligado a demostrar que su marca anterior ha sido objeto de uso efectivo en los cinco años anteriores a la solicitud de nulidad. Si no lo hace en el plazo concedido, la solicitud será desestimada automáticamente.
- Resolución: Cerrada la fase contradictoria, la OEPM dicta resolución estimando o desestimando la nulidad. Esta resolución se publica en el BOPI.
- Recursos: Contra la resolución caben dos vías de impugnación: el recurso de alzada ante la Directora de la OEPM, en el plazo de un mes desde la publicación en el BOPI, y, agotada la vía administrativa, el recurso contencioso-administrativo ante los tribunales, en el plazo de dos meses desde que la resolución adquiere firmeza.
Plazos
Si hay algo que define el procedimiento de nulidad de marca es la rigidez de sus plazos. A diferencia de otros ámbitos jurídicos en los que existe cierto margen de maniobra, en el derecho de marcas el incumplimiento de un plazo tiene consecuencias inmediatas e irreversibles. Dentro de ellos, los esenciales son los siguientes:
- Plazo para contestar al traslado de la solicitud: dos meses desde la publicación en el BOPI.
- Plazo para aportar prueba de uso: un mes desde la publicación del requerimiento en el BOPI.
- Plazo para interponer recurso de alzada: un mes desde la publicación de la resolución en el BOPI.
- Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: dos meses desde que la resolución adquiere firmeza administrativa.
Ninguno de estos plazos es prorrogable ni subsanable una vez vencido. Por ello, contar con una representación profesional que controle y gestione adecuadamente los tiempos del procedimiento no es una opción, sino una necesidad.
La prueba de uso
Uno de los aspectos más determinantes del procedimiento de nulidad es la obligación de acreditar el uso efectivo de la marca anterior en la que se basa la solicitud.
La lógica es que el sistema de marcas no debe utilizarse para bloquear registros ajenos mediante derechos que, en la práctica, no se están ejerciendo. Por ello, si el titular de la marca impugnada solicita la prueba de uso, el solicitante de la nulidad deberá demostrar que su marca ha sido usada de forma real y efectiva durante los cinco años anteriores a la solicitud de nulidad.
Esta prueba debe ser sólida, estar correctamente fechada y acreditar un uso geográficamente significativo en el conjunto del territorio nacional. No son válidos, por ejemplo, simples enlaces a páginas web sin capturas de pantalla, documentos sin año de emisión, o acreditaciones de presencia en un número reducido de localidades.
La insuficiencia o ausencia de esta prueba conlleva la desestimación automática de la solicitud de nulidad, sin que la OEPM entre siquiera a valorar el fondo del asunto.
Consecuencias de no actuar correctamente
Las consecuencias de una gestión deficiente del procedimiento de nulidad pueden ser, entre otras:
- Pérdida del procedimiento por no aportar pruebas en plazo.
- Firmeza de la resolución desfavorable, que consolida definitivamente el registro de la marca impugnada.
- Agotamiento de las vías de recurso.
En nuestro despacho contamos con un equipo especializado en propiedad industrial con experiencia en procedimientos de nulidad y caducidad de marcas ante la OEPM y la EUIPO.
